El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la nueva Vitaldent por usar la marca de otra clínica, Grupo Ilusión de Ortodoncistas SL, para mejorar su posicionamiento en Google. La compañía contrató como palabra clave la denominación de su competencia en el servicio Google Adwords del buscador.
Esta reciente sentencia del Tribunal Supremo ha condenado a Vitaldent a pagar en concepto de indemnización una importante cifra de más de medio millón de euros por infringir los derechos de la marca Clínicas Ortodoncis. Esta resolución del Alto Tribunal español nos lleva a hacer reflexión sobre cómo usar el servicio de referenciación “AdWords” de Google evitando seleccionar palabras clave que puedan remitir a derechos protegidos como marca por otros.
Desde hace algún tiempo se viene hablando en los ámbitos de la propiedad industrial de si la inclusión en el servicio remunerado de referenciación denominado “AdWords” de una o varias palabras clave alusivas a marcas de terceros es lícita o no y si constituye o no igualmente una violación de los derechos prioritarios de esas marcas.
Esta sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar la tendencia jurisprudencial, ya constatada a través de otros órganos judiciales e incluso del propio Alto Tribunal, de que constituye uso de marca ajeno el de palabras clave en el sistema “AdWords” que coinciden con dichas marcas cuya titularidad corresponden a otros sabiendo el anunciante que no le pertenecen si bien utilizando en un contexto empresarial y de forma consciente dichos keywords en el servicio publicitario de búsqueda Google AdWords.
Y es que el uso o selección de palabras clave para los mismos servicios protegidos a favor de otras marcas mediante publicidad según el modo descrito por “AdWords” puede costar muy caro al anunciante. En este supuesto, Vitaldent ha sido condenada a abonar un 1% de la cifra de negocios obtenida durante el período de uso del anuncio o redirección a cualquiera de sus páginas web, lo que se muestra muy fácil para cualquier demandante perjudicado que sienta sus derechos marcarios vulnerados el poder demostrar las particularidades de estos criterios de búsqueda (basta seguir la ruta y protocolizarlo, por ejemplo, a través de un acta notarial) que representan un uso marcario a través de Google y fijar una indemnización que opera automáticamente conforme a nuestra Ley de Marcas, previsto en el art. 43.5.
De acuerdo con la doctrina aplicada de forma pacífica por el TJUE, casos Google France e Interflora, se precisa que cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, procede concluir que se ha menoscabado la función de indicación del origen. Del mismo modo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no pueda determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada.
En cualquiera de los dos supuestos, el uso voluntario y consciente de palabras clave en el sistema “AdWords” que pueden ser coincidentes con otras marcas registradas, o incluso, con marcas notorias o renombradas, puede llegar a ser confuso para el consumidor . De este modo, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de abril de 2022, ponencia del Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, el hecho de que el anuncio inicial de Vitaldent, el que es resultado de la búsqueda de internet mediante el sistema AdWord, venga encabezado por la marca de la demandante Clínicas Ortodoncis, es razonable que induzca a pensar a quien ha realizado la búsqueda que los servicios ofertados en la página web que se le ofrecen tienen una vinculación entre sí.
Mucho cuidado, en suma, con qué selección de keywords se hace en AdWords porque una imprevisión de esta naturaleza puede llegar a costar una friolera de medio millón de euros y ser caso cerrado por el Tribunal Supremo.