El derecho de prioridad en patentes o modelos de utilidad

Autor

Miguel Á. Martínez (Socio y Experto en Patentes y Marcas)

Publicado

05/06/2023

La primera solicitud de una patente o modelo de utilidad en un país de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio establece un periodo improrrogable de un año para reivindicar prioridad de esta primera solicitud en cualquier otro país al solicitar posteriores registros de la misma invención, de modo que, en las solicitudes posteriores que reivindiquen prioridad, la fecha relevante a efectos de evaluar la novedad y actividad inventiva de la invención es la de la primera solicitud, la llamada fecha de prioridad.

No obstante, esto no implica que durante un año estemos protegidos en todo el mundo, porque la protección en cada país comienza cuando se efectúa la solicitud en el país en cuestión, salvo cuando se trata de una solicitud de patente europea or PCT, en cuyo caso los 20 años de protección comienzan a contar cuando se deposita una solicitud de esta naturaleza.

El Art. 4 del Convenio de la Unión de París señala que el derecho de prioridad se establece a cualquier depósito (solicitud) con tal de que permita determinar la fecha en la cual la solicitud prioritaria fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. Es más, el Art. 87 del CPE aclara que este derecho se reconocerá aun en el caso de que la solicitud prioritaria haya sido retirada, abandonada o denegada en la fecha de presentación de la solicitud ulterior.

Uno de los objetivos de este escrito es analizar los problemas que puedan tener aquellas solicitudes que deseen extender su patente o modelo de utilidad a otros países, una vez se haya pasado el plazo de prioridad y que por tanto no les sea posible reivindicar el derecho de prioridad.

El principal problema lo constituye generalmente la propia solicitud prioritaria, ya que si se ha publicado antes de la solicitud en otro país, esto supondrá que la solicitud de la misma invención, sin reclamar el derecho de prioridad, carecerá de novedad y podrá ser denegada, anulada o invalidada por este motivo. El mismo criterio se aplica a la actividad inventiva, ya que a la hora de evaluar esta característica también se tienen en cuenta todos los documentos divulgados antes de la fecha de solicitud, o en caso de reclamar prioridad, de la fecha de prioridad.

En consecuencia, tan solo sería posible extender una patente a otros países sin reivindicar el derecho de propiedad en tanto que la solicitud prioritaria no se hubiera publicado. En este punto es importante reseñar que, en general, las solicitudes de patentes se publican a los 18 meses de la fecha de prioridad, mientras que los modelos de utilidad se publican generalmente antes del vencimiento del plazo de prioridad. En resumen, dispondremos como máximo de 6 meses entre la fecha de prioridad y la de publicación de la solicitud de una patente, para depositar una solicitud de la misma invención con algunas garantías en otros países.

No obstante, para analizar la novedad, en España, Europa y en general en la mayoría de los países, también se consideran las solicitudes de patentes que se hayan solicitado con anterioridad, aunque se publiquen más tarde. Analicemos este punto puesto que también puede plantear problemas, aún dentro de este plazo de 6 meses.

La Ley española establece una limitación a este tipo de solicitudes (anteriores, pero que no se hubieran publicado en la fecha de solicitud de la patente):

1) Ha de tratarse de una solicitud española, de patente europea que designe a España o de una solicitud de patente internacional PTC que haya entrado en fase nacional en España.

2) Que en algún momento se publique en español.

El Art. 54 de CPE establece para las patentes europeas una limitación solo referida a que esa solicitud anterior ha de tratarse de una solicitud europea, y ni si quiera especifica si en aquellos casos en los que una solicitud PCT designe la patente europea se considera a tal efecto.

Una solución, en el caso español, es decir partiendo de que una solicitud de patente o modelo de utilidad ha perdido el derecho de prioridad, o no ha querido acogerse a él por cualquier causa (por ejemplo porque la solicitud prioritaria está a nombre de dos solicitantes y que uno de ellos no quiere extender su protección al extranjero, ni ceder su derecho de prioridad al otro solicitante ), se podría presentar una solicitud de patente europea, o en EEUU, mientras no se publique la solicitud española, o no se haya divulgado la invención de cualquier otra forma.

Riesgos que tiene esta solución. Hemos llegado a la conclusión de que antes de que se publique la solicitud española prioritaria, cualquiera puede solicitar patente en cualquier país y, salvo en el caso de que país sea España, no tendría problemas de falta de novedad con la publicación posterior de la primera solicitud. No obstante, el no haberse acogido al derecho de prioridad podría acarrear algún problema:

– Que el solicitante inicial haya divulgado (publicado) la invención por cualquier medio, en cuyo caso se habría roto la novedad.

– Que un tercero hubiera llegado a un desarrollo similar en el transcurso de este tiempo y hubiera solicitado otra patente muy similar.

Prioridad interna. Es conveniente recordar aquí que, después de la Ley de Patentes de 2015, es posible reivindicar prioridad interna, es decir una solicitud de patente o modelo de utilidad nacional puede volver a solicitarse como patente o modelo de utilidad español reivindicando prioridad de la primera solicitud, siempre que se cumpla el plazo establecido para esta acción. Esto ha venido a reemplazar en cierta medida las antiguas Adiciones a las patentes, ya que está pensado para permitir introducir mejoras en la primera invención, sin perder la fecha de prioridad por si ese periodo ha existido una divulgación de la invención original.

Pues bien, en el supuesto anterior, cuando existe una solicitud española de la cual ya ha transcurrido el año de prioridad, si el solicitante quiere incorporar alguna mejora tendrá que evaluar si la misma supone un avance importante puesto que, una vez publicada la primera solicitud afectará a la novedad y actividad inventiva de las posteriores, ya que esa divulgación supondrá su incorporación en el estado de la técnica y probablemente constituya un obstáculo serio para otras posteriores, a menos que supongan un avance significativo.

Cuando se está en estas circustancias y la primera invención no se haya divulgado por cualquier medio, por ejemplo con la publicación de la solicitud de la patente, la solución más práctica para retirar la primera solicitud y volver a depositar una nueva que incluya la original y las mejoras incorporadas posteriormente, de forma que así se logra una nueva fecha de prioridad.

¿Se puede prorrogar el plazo de prioridad? Taxativamente, no. Pero, como hemos explicado en el ejemplo anterior, si no ha existido ninguna divulgación de la invención, por ejemplo la publicación de una solicitud de patente o modelo de utilidad, siempre cabe la posibilidad de retirar la solicitud original y depositar una nueva, con lo cual se reinician todos los plazos, incluyendo el de prioridad.