✍🏻 Un Informe sobre libertad de acción, también conocido como «Freedom to Operate (FTO)», se usa para determinar si un producto o una invención puede fabricarse o comercializarse sin infringir ningún derecho de propiedad intelectual anterior (especialmente patentes o modelos de utilidad).
Este tipo de Informe comprende:
1.- En primer lugar buscar las patentes en vigor en los países a explotar, para comprobar si la invención que se pretende fabricar o comercializar tiene «propietario» o si por el contrario forma parte del dominio público y por lo tanto puede ser utilizada libremente.
2.- A continuación es necesario conocer la situación registral de las patentes detectadas para comprobar en qué países están en vigor. Hay que tener en cuenta que si se detecta una patente relacionada con la invención objeto del informe no se puede concluir directamente que la invención infringe dicha patente, antes hay que ver:
– Si la patente detectada tiene protección en el territorio donde se pretende comercializar el producto objeto del FTO, ya que puede ser que dicha patente nunca fuera solicitada en dicho país, o que no haya llegado a concederse allí.
– Si la patente detectada ha sido concedida, también ha de estar en vigor para que su titular pueda hacer uso de él en caso de infracción. En consecuencia hay que comprobar si la patente detectada ha pagado las anualidades exigidas, o si ha expirado su protección.
3.- Valorar la probabilidad de que la invención caiga dentro del alcance de la Ley de Patentes (LP), Art. 69.1 Convenio de la Patente Europea (CPE), teniendo en cuenta que la infracción puede producirse de forma directa o indirecta y que en el caso de la infracción directa, ésta puede ser literal o por equivalentes.
Actos que constituyen infracción directa Art. 50 LP:
«1. La patente [la reivindicación, en la práctica] confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:
- a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
- b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
- c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados» (análogo al Art. 64.2 EPC).
Actos que constituyen infracción indirecta Art. 51 LP:
“1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella (infracción contributiva).
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior (inducción activa a la infracción).
Actos que constituyen excepciones a la infracción (Art. 52 LP)
1. Los derechos contenidos por la patente no se extienden:
- a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
- b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.
- c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.
2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea por el titular de la patente o con su consentimiento. (Doctrina del agotamiento del derecho de patente en la venta).
Art. 54 LP 1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.
2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior. (Derecho de uso previo)
Art. 55 LP El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya. (No hay protección frente a infracción de patentes anteriores).
Se produce infracción literal cuando invención en estudio cae literalmente en el texto de una de la reivindicación; o por equivalencia, cuando conteniendo algún elemento que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los elementos especificados en una reivindicación, resulta directamente deducible por el experto en la materia, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común, como alternativa obvia para obtener un resultado equivalente. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a SAP Bcn-15 17/01/2008, (Labs. Cinfa et al. vs Eli Lilly).