Consideraciones sobre la importancia del uso de las marcas y tener la cartera de Propiedad Industrial debidamente actualizada.
✍🏻 Desde el pasado mes de mayo de 2019 en cualquier trámite de oposición de marcas y nombres comerciales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, pueden solicitarse evidencias de uso de las marcas oponentes que tengan más de 5 años desde su concesión.
✚ De este modo, una oposición que se encuentre basada en marcas con más de 5 años que no consiga probar su utilización, podría ser rechazada (originando problemas de carácter grave de coexistencia registral y mercantil entre dos signos que podrían ser iguales). Simplificando este concepto: Por un defecto en cuanto al uso de los signos distintivos, un conflicto entre dos marcas semejantes o idénticas puede decantarse por su convivencia, originando riesgos de confusión y de asociación, así como problemas de interpretación en el consumidor final.
👉🏻 A partir de enero de 2023, la OEPM se hace cargo de los procedimientos de caducidad por falta de uso de las marcas en vía administrativa, menos costosos y más ágiles que los judiciales. Esta acción directa ante la OEPM, puede suponer que estos procedimientos vayan a ser más habituales.
👉🏻 Tanto en un procedimiento de acreditación de pruebas de uso como en una acción de caducidad por falta de uso, es necesario demostrar el uso efectivo de los signos distintivos, Marcas y Nombres Comerciales, utilizando los factores habituales de: lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos y servicios registrados.
De ahí la importancia de proceder periódicamente a revisar las carteras de marcas, debiendo verificar su situación actual, y fidelizando en la medida de lo posible el uso mercantil de las mismas con los registros correspondientes.
Este ejercicio de comprobación sobre el uso de los signos distintivos, nos lleva a verificar si existe el necesario paralelismo que tiene que haber entre el derecho registrado y el uso de los signos distintivos, debiéndose proceder a la inscripción del registro actualmente usado en evitación de pérdidas de derechos que llegaran a considerar inexistente un derecho por falta de uso.
Las 8 pruebas relevantes que se podrían presentar
1️⃣ Materiales publicitarios y de promoción. También, la cuantía del gasto en promoción llevada a cabo por el titular de la marca.
2️⃣ Artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas.
3️⃣ Facturas (clasificadas por años), listados de ventas y otros documentos comerciales, como catálogos, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes.
4️⃣ Informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa.
5️⃣ Sondeos de opinión y estudios de mercado.
6️⃣ Auditorías e inspecciones.
7️⃣ Certificaciones y premios.
8️⃣ Presencia en Internet y redes sociales.
¿Qué tener en cuenta para demostrar la evidencia de uso de las marcas?
1️⃣ Período relevante: El uso tiene que ser continuado y efectivo durante el periodo de 5 años desde que se ejercita una acción de caducidad o petición de pruebas de uso.
2️⃣ Debe acreditarse el uso en el ámbito territorial de la marca.
3️⃣ Es conveniente que la marca aparezca representada en la documental a aportar, tal y como está registrada
4️⃣ El uso ha de ser público, es decir, debe tener transcendencia externa y ser percibido por los consumidores.